東陽市小太陽照明有限公司於2009年11月25日向專利複審委員會提出無效宣告請求(委內編號為4W02854),無效請求的主要理由是以系爭專利權利要求1,不符合專利法第22 條第2 款有關新穎性規定的有相對於對比檔3、對比檔4 和對比檔6。以及不符合專利法第22 條第3 款有關創造性(即進步性)規定
專利無效潛規則
一、
專利無效請求人小太陽公司對專利複查委員提出專利無效,即使小太陽公司並無提到將美國專利對比檔引入公知常識,專利複審委員也可以依職權調查,但在法律上應負起相關的舉證責任,對於專利複審委員提出的專利無效案第14933號決定,整個過程有沒有“以事實為依據、以法律為準繩、居中判決”作出公正的判決
二、
在《專利審查指南》第二部分第四章創造性中第6.2點避免"事後諸葛亮"的規定中提到” 审查发明的创造性时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低……减少和避免主观因素的影响”
0~2F焦距為光學原理是自然法則,是初中的教學教材,但將1~2F焦距應用在專利技術上可獲得無法預期之功效,應是具有創造性的,專利複審委員在了解技術內容後,就輕易判定專利技術為”公知常識”、”容易想到”
三、
專利權人提出廈門大學專家意見書當作證據,專家書中內容提到LED快速變焦照明裝置將凸透鏡與光源的距離設置1~2倍焦距是不科學的,以此證據用於證明本專利克服技術偏見,意見書來源是經由複審委員轉發給專利權人的,但是在提出時卻以未見原件以及專家未到場不具真實性不得作為證據使用,不採納。
四、
審查創造性時,應該是將一份或多份現有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價,但在判決中複審委員卻將專利發明中的每項技術一一的拆解之後,再以現有技術來比對審查,以公知常識、容易想到將本專利無效。違反《專利審查指南》第四章第三部分3.1審查基準
案件不公的原因:
1.專利無效請求人並未主動提供將對比檔與公知常識結合,而是由複審委員擅自引用公知常識違反了請求原則且不符合事實,複審委員應負起舉證責任。
2. 發明專利是自然法則技術思想的創作,技術中光學原理為自然法則,但將光學原理應用在照明裝置的技術思想創作,能夠產生未發現的功效,並不完全是公知常識。
3.專利權人提出廈門大學專家意見書,用於證明本專利克服技術偏見,意見書來源是經由複審委員轉發給專利權人的,提出時卻以未見原件以及專家未到場不具真實性不得作為證據使用。
4. 專利應具有創造性,突破了傳統的技術使用到0~2F的技術特徵,解決長期需要解決的問題。
5.依照網路購物行為的公證書,相較於市售產品,本專利功能更為強大、品質更為優良,足以證明專利應是具有商業上的成功的
6.審查創造性時,是將一份或多份現有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價,但複審委員卻將專利發明中的每項技術分解之後,再來說已是現有技術及容易想到,有"事後諸葛亮"之嫌疑
7. 法院認為0至2倍焦聚調整過程光束始終會變窄、都是聚的 ,明顯是錯誤的公知常識。當燈距在1~2倍焦聚為散光,應用在此專利技術上則是會有光腰的沙漏型光束
8. 在對比檔6中技術並沒有超過1倍焦距,但北京中院判決書中法官卻判定使用0~2倍焦距是容易想到
什麼是舉證責任
舉證責任是指當事人對自己提出的主張有收集或提供證據的義務,並有運用該證據證明主張的案件事實成立或有利於自己的主張的責任,否則將承擔其主張不能成立的危險。
東陽市小太陽照明有限公司於2009年11月25日向專利複審委員會提出無效宣告請求(委內編號為4W02854),無效請求的主要理由是以系爭專利權利要求1,不符合專利法第22 條第2 款有關新穎性規定的有相對於對比檔3、對比檔4 和對比檔6。以及不符合專利法第22 條第3 款有關創造性(即進步性)規定
專利無效潛規則
一、
專利無效請求人小太陽公司對專利複查委員提出專利無效,即使小太陽公司並無提到將美國專利對比檔引入公知常識,專利複審委員也可以依職權調查,但在法律上應負起相關的舉證責任,對於專利複審委員提出的專利無效案第14933號決定,整個過程有沒有“以事實為依據、以法律為準繩、居中判決”作出公正的判決
二、
在《專利審查指南》第二部分第四章創造性中第6.2點避免"事後諸葛亮"的規定中提到” 审查发明的创造性时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低……减少和避免主观因素的影响”
0~2F焦距為光學原理是自然法則,是初中的教學教材,但將1~2F焦距應用在專利技術上可獲得無法預期之功效,應是具有創造性的,專利複審委員在了解技術內容後,就輕易判定專利技術為”公知常識”、”容易想到”
三、
專利權人提出廈門大學專家意見書當作證據,專家書中內容提到LED快速變焦照明裝置將凸透鏡與光源的距離設置1~2倍焦距是不科學的,以此證據用於證明本專利克服技術偏見,意見書來源是經由複審委員轉發給專利權人的,但是在提出時卻以未見原件以及專家未到場不具真實性不得作為證據使用,不採納。
四、
審查創造性時,應該是將一份或多份現有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價,但在判決中複審委員卻將專利發明中的每項技術一一的拆解之後,再以現有技術來比對審查,以公知常識、容易想到將本專利無效。違反《專利審查指南》第四章第三部分3.1審查基準
案件不公的原因:
1.專利無效請求人並未主動提供將對比檔與公知常識結合,而是由複審委員擅自引用公知常識違反了請求原則且不符合事實,複審委員應負起舉證責任。
2. 發明專利是自然法則技術思想的創作,技術中光學原理為自然法則,但將光學原理應用在照明裝置的技術思想創作,能夠產生未發現的功效,並不完全是公知常識。
3.專利權人提出廈門大學專家意見書,用於證明本專利克服技術偏見,意見書來源是經由複審委員轉發給專利權人的,提出時卻以未見原件以及專家未到場不具真實性不得作為證據使用。
4. 專利應具有創造性,突破了傳統的技術使用到0~2F的技術特徵,解決長期需要解決的問題。
5.依照網路購物行為的公證書,相較於市售產品,本專利功能更為強大、品質更為優良,足以證明專利應是具有商業上的成功的
6.審查創造性時,是將一份或多份現有技術中的不同技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價,但複審委員卻將專利發明中的每項技術分解之後,再來說已是現有技術及容易想到,有"事後諸葛亮"之嫌疑
7. 法院認為0至2倍焦聚調整過程光束始終會變窄、都是聚的 ,明顯是錯誤的公知常識。當燈距在1~2倍焦聚為散光,應用在此專利技術上則是會有光腰的沙漏型光束
8. 在對比檔6中技術並沒有超過1倍焦距,但北京中院判決書中法官卻判定使用0~2倍焦距是容易想到
什麼是舉證責任
舉證責任的分類
提供證明的責任一般可以分為三大類:
1. 司法責任(或稱勸說責任)是法律訴訟中一直由一方(通常是訴訟方)承擔的責任。一旦仲裁方(比如陪審團)對這一方承擔的勸說責任表示滿意,則這一方的法律要求成立。例如,在無罪假定下起訴方承擔司法責任證明所有違法行為的真實性並推翻所有的辯護。
2. 提供證據的責任則是一個在審判過程中雙方交替承擔的責任。一方可以承交證據證明某些合理推斷,這樣就給其反方製造了提供證據反駁這些推斷的責任。
3. 策略責任類似於提供證據的責任,是關於提供充足證據以影響法庭判斷的責任。
舉證責任的特征
從法律上看,其具有以下特征:
首先,舉證責任總是與一定的法律職責和義務相聯繫;比如,民事訴訟的原告向法院起訴時其必須承擔提出證據證明訴訟事項的義務。
其次,舉證責任總是與一定的法律風險相聯繫。也就是說,它既包括行為責任即舉出證據證明主張成立的責任,也包括結果責任,即負有證明責任的主體,如果不履行該責任,或在事實真偽不明時就要承擔其主張不能成立的風險,比如:原告向法院提起訴訟,但不能提出充足的證據證明事實存在,就可能不被法院受理或被駁回訴訟請求。
專利舉發審查之相關規定
發明、新型、設計專利申請案經核准公告取得專利權發生排他之效力。為調和專利權人與公眾之利益,專利法(以下簡稱本法)設立「舉發」之公眾輔助審查制度,藉公眾之協助,專利專責機關就公告的專利案再予審查,使專利權之授予更臻正確無誤。此外,舉發之提起常源於專利侵權之糾紛,當事人得藉舉發程序,請求撤銷專利權,以避免專利侵權涉訟。
舉發程序,因舉發人提起而發動。舉發人提起舉發後,專利專責機關本於先程序後實體之原則進行審查。經程序審查,受理舉發申請後,應指定專利審查人員進行實體審查,並作成審定書,送達專利權人及舉發人。舉發審查程序,除經舉發人撤回舉發申請外,應以不受理處分書或舉發審定書為終結;當事人如不服處分結果,得依法提起行政救濟。又,經訴願決定或行政訴訟判決撤銷原處分並發回重為處分時,除依法院課予義務判決,嗣未上訴造成判決確定者,應逕為處分外,專利專責機關原則上須重開審查程序。
舉發程序包括專利權之舉發及專利權期間延長之舉發,本篇分二章說明:第一章「專利權之舉發」係就一般專利權之舉發審查相關事項予以說明;第二章「專利權期間延長之舉發」,僅就得提起舉發之事由、舉發聲明、舉發審定及舉發撤銷確定等事項予以說明,其他準用第一章之規定。
基於對專利制度精神之維護、舉發制度目的之保障、舉發人與專利權人攻擊防禦方法行使權利之衡平以及審查實益之考量,本法大幅增修舉發相關規定,包括:
(1)增訂得提起舉發之事由及舉發事由於專利法變更時之適用。
(2)舉發時應載明舉發聲明,舉發聲明一經提起後不得變更或追加,但得減縮。
(3)舉發之審定,應就舉發聲明範圍內之各請求項分別為之。
(4)舉發人有遲滯審查之虞或事證已臻明確者,得逕予審查。
(5)舉發案審查期間有更正案者,應合併審查、合併審定;同一舉發案審查期間有二以上之更正案者,申請在先之更正案視為撤回。
(6)同一專利權有多件舉發案者,必要時,得合併審查,並得合併審定。
(7)舉發審定前撤回舉發申請,專利權人已提出答辯者,應經其同意。
(8)依智慧財產案件審理法第33條規定所提出之新證據,經審理認無理由者,有一事不再理之適用。
(9)專利專責機關得於舉發聲明範圍內依職權審酌舉發人未提出之理由及證據,但應通知專利權人限期答辯。
(10) 刪除依職權通知更正之規定、廢除依職權審查之制度。
核准專利權係依審定時之規定辦理,基於實體從舊之法理,專利權有無提起舉發之事由及其審查,自應依核准審定時之規定,以避免專利法規之修正,使專利權處於不確定狀態。但以分割、改請、修正、更正超出申請時所揭露之範圍,或更正實質擴大或變更公告時申請專利範圍之情事提起舉發者,因該等情事均屬先申請原則下違反取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍,就該等事項提起舉發者,依舉發時之規定。故於本法修正施行後,對於已核准或處分之專利案,如認有違反上述本質規定者,均得提起舉發。專利專責機關就該等事項所提舉發之審查,適用提起舉發時之規定。
《專利審查指南》第二部分第四章-創造性
避免 “事后诸葛亮”:
审查发明的创造性时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低,从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住,对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的,以减少和避免主观因素的影响。
对预料不到的技术效果的考虑:
在创造性的判断过程中,考虑发明的技术效果有利于正确评价发明的创造性。按照本章第 53节中所述,如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则不必再怀疑其技术方
案是否具有突出的实质性特点,可以确定发明具备创造性。但是,应当注意的是,如果通过本章第 32节中所述的方法,可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的,且能够产生有益的技术效果,则发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性,此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。
对要求保护的发明进行审查:
发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的,因此,对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征,例如,使发明产生预料不到的技术效果的技术特征,或者体现发明克服技术偏见的技术特征,应当写入权利要求中;否则,即使说明书中有记载,评价发明的创造性时也不予考虑。此外,创造性的判断,
应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性。
《專利審查指南》第二部分第三章-新穎性
新颖性的审查:
发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性,只有在其具备实用性后才予以考虑。
审查原则:
审查新颖性时,应当根据以下原则进行判断:
(1)同样的发明或者实用新型被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后 (含申请日)公布或公告的 (以下简称申请在先公布或公告在后的)发明或者实用新型的相关内容相比,如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同,则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是,在进行新颖性判断时,审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同,如果专利申请与对比文件公开的内容相比,其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同,所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域,解决相同的技术问题,并具有相同的预期效果,则认为两者为同样的发明或者实用新型。
(2)单独对比
判断新颖性时,应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较,不得将其与几项现有技术或者申请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。即,判断发明或者实用新型专利申请的新颖性适用单独对比的原则。这与发明或者实用新型专利申请创造性的判断方法有所不同
其次,舉證責任總是與一定的法律風險相聯繫。也就是說,它既包括行為責任即舉出證據證明主張成立的責任,也包括結果責任,即負有證明責任的主體,如果不履行該責任,或在事實真偽不明時就要承擔其主張不能成立的風險,比如:原告向法院提起訴訟,但不能提出充足的證據證明事實存在,就可能不被法院受理或被駁回訴訟請求。
專利舉發審查之相關規定
發明、新型、設計專利申請案經核准公告取得專利權發生排他之效力。為調和專利權人與公眾之利益,專利法(以下簡稱本法)設立「舉發」之公眾輔助審查制度,藉公眾之協助,專利專責機關就公告的專利案再予審查,使專利權之授予更臻正確無誤。此外,舉發之提起常源於專利侵權之糾紛,當事人得藉舉發程序,請求撤銷專利權,以避免專利侵權涉訟。
舉發程序,因舉發人提起而發動。舉發人提起舉發後,專利專責機關本於先程序後實體之原則進行審查。經程序審查,受理舉發申請後,應指定專利審查人員進行實體審查,並作成審定書,送達專利權人及舉發人。舉發審查程序,除經舉發人撤回舉發申請外,應以不受理處分書或舉發審定書為終結;當事人如不服處分結果,得依法提起行政救濟。又,經訴願決定或行政訴訟判決撤銷原處分並發回重為處分時,除依法院課予義務判決,嗣未上訴造成判決確定者,應逕為處分外,專利專責機關原則上須重開審查程序。
舉發程序包括專利權之舉發及專利權期間延長之舉發,本篇分二章說明:第一章「專利權之舉發」係就一般專利權之舉發審查相關事項予以說明;第二章「專利權期間延長之舉發」,僅就得提起舉發之事由、舉發聲明、舉發審定及舉發撤銷確定等事項予以說明,其他準用第一章之規定。
基於對專利制度精神之維護、舉發制度目的之保障、舉發人與專利權人攻擊防禦方法行使權利之衡平以及審查實益之考量,本法大幅增修舉發相關規定,包括:
(1)增訂得提起舉發之事由及舉發事由於專利法變更時之適用。
(2)舉發時應載明舉發聲明,舉發聲明一經提起後不得變更或追加,但得減縮。
(3)舉發之審定,應就舉發聲明範圍內之各請求項分別為之。
(4)舉發人有遲滯審查之虞或事證已臻明確者,得逕予審查。
(5)舉發案審查期間有更正案者,應合併審查、合併審定;同一舉發案審查期間有二以上之更正案者,申請在先之更正案視為撤回。
(6)同一專利權有多件舉發案者,必要時,得合併審查,並得合併審定。
(7)舉發審定前撤回舉發申請,專利權人已提出答辯者,應經其同意。
(8)依智慧財產案件審理法第33條規定所提出之新證據,經審理認無理由者,有一事不再理之適用。
(9)專利專責機關得於舉發聲明範圍內依職權審酌舉發人未提出之理由及證據,但應通知專利權人限期答辯。
(10) 刪除依職權通知更正之規定、廢除依職權審查之制度。
核准專利權係依審定時之規定辦理,基於實體從舊之法理,專利權有無提起舉發之事由及其審查,自應依核准審定時之規定,以避免專利法規之修正,使專利權處於不確定狀態。但以分割、改請、修正、更正超出申請時所揭露之範圍,或更正實質擴大或變更公告時申請專利範圍之情事提起舉發者,因該等情事均屬先申請原則下違反取得專利權之本質規定及擴大或變更排他範圍,就該等事項提起舉發者,依舉發時之規定。故於本法修正施行後,對於已核准或處分之專利案,如認有違反上述本質規定者,均得提起舉發。專利專責機關就該等事項所提舉發之審查,適用提起舉發時之規定。
避免 “事后诸葛亮”:
审查发明的创造性时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,因而容易对发明的创造性估计偏低,从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住,对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的,以减少和避免主观因素的影响。
对预料不到的技术效果的考虑:
在创造性的判断过程中,考虑发明的技术效果有利于正确评价发明的创造性。按照本章第 53节中所述,如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果,则不必再怀疑其技术方
案是否具有突出的实质性特点,可以确定发明具备创造性。但是,应当注意的是,如果通过本章第 32节中所述的方法,可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的,且能够产生有益的技术效果,则发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性,此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。
对要求保护的发明进行审查:
发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的,因此,对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。发明对现有技术作出贡献的技术特征,例如,使发明产生预料不到的技术效果的技术特征,或者体现发明克服技术偏见的技术特征,应当写入权利要求中;否则,即使说明书中有记载,评价发明的创造性时也不予考虑。此外,创造性的判断,
应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价,即评价技术方案是否具备创造性,而不是评价某一技术特征是否具备创造性。
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